裁判要旨:注册商标专用权的保护范围应与其显著性相一致,显著性较弱的商标,其识别商品或服务来源的作用较低,相关公众由此产生混淆的可能性较小,对其商标专用权的保护范围不宜过宽。若无法证明使用人单独突出使用、存在攀附故意、容易混淆误认等情形的,即使对相应“弱显著性”商标进行使用,亦不能认定使用人构成商标侵权。
一、首部
(一)判决书字号
一审判决书:福建省武夷山市人民法院(2022)闽0782民初935号民事判决书。
二审判决书:福建省南平市中级人民法院(2022)闽07民终1601号民事判决书。
(二)案由
侵害商标权纠纷
(三)诉讼双方
原告(上诉人):牧羊人(大连)餐饮管理有限公司(以下简称“牧羊人公司”)。
法定代表人:杨程,执行董事。
委托诉讼代理人:饶金祥,福建瀛坤律师事务所律师。
委托诉讼代理人:张志芳,福建瀛坤律师事务所实习律师。
被告(被上诉人):邵武市牧烊人餐厅(以下简称“牧烊人餐厅”)。
经营者:傅勇辉。
委托诉讼代理人:朱立斌,上海兰迪(福州)律师事务所律师。
(四)审级:二审。
(五)审判机关和审判组织
一审法院:福建省武夷山市人民法院。
审判组织:审判员陈妃。
二审法院:福建省南平市中级人民法院。
合议庭组成人员:审判长陈君精、审判员黄清曙、刘军伟。
(六)审结时间
一审审结时间:2022年8月12日
二审审结时间:2022年11月17日
二、一审情况
(一)一审诉辩主张
牧羊人公司诉称:牧羊人公司于2018年10月12日成立,旗下主营品牌“牧羊人”,2013年创立于哈尔滨,主营中式烤羊腿烧烤,现已具有较高的市场知名度和美誉度。牧羊人公司于2013年3月21日取得“牧羊人”第43类商标,专用权期限至2023年3月20日。经调查发现,邵武市牧烊人餐厅(以下简称“牧烊人餐厅”)在其经营的实体门店招牌中标有“牧羊人”字样,并且在其店内餐桌号、菜单等经营用具中均使用了与牧羊人公司享有专用权的“牧羊人”字样近似的字样“牧烊人”。该实体店铺在线上美团、大众点评亦经营店铺。牧烊人餐厅未经授权在线下、线上使用牧羊人公司享有专用权的“牧羊人”商标文字经营其店铺,让公众误以为其店铺就是牧羊人公司的经营店铺或与牧羊人公司存在特定关系,获取了大量的商业利益。故诉请法院判令:1.立即停止侵犯“牧羊人”商标专用权的行为,禁止在其线上线下门店招牌、菜单、桌号等经营场所和经营用具上使用与“牧羊人”商标相同或相似标识,禁止在美团等平台上使用“牧羊人”商标文字进行推广宣传;2.赔偿牧羊人公司经济损失70000元,支付合理维权费用开支计10000元。
牧烊人餐厅辩称:1.其系在市场监管局依法登记注册的牧烊人餐厅,商号真实合法有效;2.门店招牌因广告公司失误导致“烊”少了一个“火”字,餐厅里的桌号、美团大众点评等均使用“烊”字,没有侵害“牧羊人”商标权的故意;3.“牧羊人”商标并非全国驰名商标,其在当地是提供熟食经营,并非出售带有“牧羊人”商标的产品。请求驳回牧羊人公司的诉请。
(二)一审事实和证据
福建省武夷山市人民法院经公开审理查明:牧羊人公司于2013年3月21日取得“牧羊人”商标注册,核定使用商品/服务项目为第43类,即住所(旅馆、供膳寄宿处)、咖啡馆、饭店、酒吧、茶馆,有效期至2023年3月20日,公司主营中式烤羊腿烧烤。牧烊人餐厅在门店招牌上使用“牧羊人”字样,内设营业执照、桌牌、菜单及线上美团、大众点评等载体上均使用“牧烊人”。另查明,牧烊人餐厅的门店招牌在收到本院应诉材料后,已更改为“牧烊人”。
上述事实有下列证据证明:
1.牧羊人公司营业执照、法定代表人身份证明、注册商标证书,证明牧羊人公司主体资格及“牧羊人”品牌已有近9年的历史等;
2.牧烊人餐厅主体信息,证明被告主体资格;
3.时间戳证据包,证明被告将原告享有专有使用权的“牧羊人”商标文字恶意用于线下门店招牌经营的事实;
4.现场照片,用于证明原告在全国开设多家门店的事实。
上述证据,被告对真实性不持异议,法院对载明内容予以确认并在卷佐证。
(三)一审判案理由
注册商标专用权与企业名称权均是经法定程序确认的权利,分别受商标法律、法规和企业名称登记管理法律、法规保护,牧羊人公司依法取得“牧羊人”注册商标权,牧烊人餐厅依法登记注册取得合法经营权。本案中,首先,“牧羊人”商标核定使用的范围系第43类,即住所(旅馆、供膳寄宿处)、咖啡馆、饭店、酒吧、茶馆,不具有特定的商标商品。其次,“牧羊人”商标由三个汉字组成,显著性不高,牧烊人餐厅仅在门店招牌上使用“牧羊人”标识,其余标识性宣传载体上均使用其依法注册登记的“牧烊人”,不具有攀附牧羊人公司涉案商标的主观意图。第三,从经营范围和经营渠道来看,两者亦有不同,相关公众看到被诉“牧羊人”门店招牌标识,不会误认为是牧羊人公司。故牧烊人餐厅使用企业标识与牧羊人公司涉案商标不会产生混淆,从尊重客观事实,综合考虑商标的显著性和知名度、实际使用情况,以相关公众的一般注意力为标准,牧烊人餐厅不构成对牧羊人公司相同或相似商标的侵权。牧烊人餐厅现已按企业登记注册的字号“牧烊人”更改门店招牌,予以确认。综上,牧烊人餐厅的行为不构成商标侵权,牧羊人公司的诉讼请求不能成立,应予驳回,牧烊人餐厅的辩解主张,部分成立,予以采纳。
(四)一审定案结论
福建省武夷山市人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定,作出如下判决:
驳回牧羊人(大连)餐饮管理有限公司的诉讼请求。
三、二审情况
(一)二审诉辩主张
上诉人诉称:一、一审法院认为牧羊人公司的“牧羊人”商标核定使用的范围系第43类,即住所(旅馆、供膳寄宿处)、咖啡馆、饭店、酒吧、茶馆,不具有特定的商标商品,属于事实认定错误。根据法律规定,侵害商标权并不局限于商品商标,即侵权人将商标使用在同类服务项目上亦属于侵害商标权人的注册商标专用权。本案中,牧烊人餐厅实体餐饮店铺招牌突出使用“牧羊人”文字标识,该实体餐饮店铺在线上“美团”、“大众点评”亦经营店铺,店铺封面也突出使用“牧羊人”文字标识。牧烊人餐厅未经牧羊人公司许可,在店铺招牌使用了与牧羊人公司“牧羊人”注册商标相同的文字标识,且提供的服务与该注册商标核定服务项目属同一种类。牧烊人餐厅对“牧羊人”文字标识的使用方式容易导致消费者对商品或服务来源产生误认,或者认为经营者之间具有使用许可、关联企业等特定联系,故其行为侵犯了牧羊人公司的注册商标专用权。二、“牧羊人”已在全国各地开设多家店铺,具有广泛的受众群体。另外,“牧羊人”商标虽由简单的三个汉字组成,但其在全国范围内已具有一定知名度,故案涉商标显著性较高。牧烊人餐厅以“牧羊人”商标作为门店招牌,招揽顾客,主观攀附意图明显。因此,一审法院认定“牧羊人”商标显著性不高,且牧烊人餐厅不具有攀附案涉商标的恶意,属于事实认定错误。三、被上诉人与上诉人的经营范围、经营渠道近乎相同,相关公众看到“牧羊人”商标,即可直接认定系牧羊人公司的注册商标,一审法院认为两者经营范围及渠道并不相同,亦属于事实认定错误。
被上诉人辩称:1.牧烊人餐厅系在邵武市市场监督管理局依法登记注册,该商号是真实合法有效的。2.其门店招牌因广告公司的失误导致“烊”少了一个“火”字,现已经更改。其餐厅里面的桌号、美团大众点评上均用的是“烊”字,并没有侵害牧羊人公司的商标权。
(二)二审事实和证据
福建省南平市中级人民法院经审理,确认一审法院认定的事实和证据。
(三)二审判案理由
本案的争议焦点为牧烊人餐厅的行为是否侵害了牧羊人公司的注册商标专用权。首先, 牧羊人公司注册商标“牧羊人”三个字本身系我国汉语中的已有词汇,并非牧羊人公司所独创臆造的词汇,该商标核定使用的范围系用于第43类服务中,显著性较弱。其次,牧烊人餐厅因广告制作失误导致其在门店招牌上使用“牧羊人”标识,而且现已更改为“牧烊人”,其余标识性宣传载体上均使用其依法注册登记的字号“牧烊人”,不具有攀附牧羊人公司案涉商标的主观意图。第三,牧羊人公司未能举证证明案涉商标“牧羊人”在全国范围内具有较高的知名度,虽然牧烊人餐厅经营范围与案涉商标核定使用范围有所重合,但从牧羊人公司提供的证据看,其门店所在地区在黑龙江省哈尔滨市,而牧烊人餐厅所处地区为福建省邵武市内,二者距离甚远,目标客户群体有较大差异,经营范围及经营渠道也有所不同。从相关公众的一般注意力来考察,难以认定牧烊人餐厅与注册商标“牧羊人”之间存在联系,不致使相关公众造成混淆误认。一审法院从尊重客观事实,综合考虑商标的显著性和知名度、实际使用情况,以相关公众的一般注意力为标准,认为牧烊人餐厅不构成对牧羊人公司商标专用权的侵权,并无不当。
(四)二审定案结论
福建省南平市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定,作出如下判决:
驳回上诉,维持原判。
四、解说
商标法作为知识产权法的范畴,其立法宗旨也是一种利益平衡机制。对商标专用权的司法保护,应当立足于注册商标所有人利益与社会公众利益间的有效平衡。本案属弱显著性商标维权案例,焦点在于如何合理确定弱显著性商标的司法保护边界和范围。
一、关于“牧羊人”商标的显著性问题
商标最基本的功能是用来区分产品或服务的来源,因此“显著性”是商标法上最为重要的概念之一,是商标保护的“灵魂”和商标法正常运行的“枢纽”。
按商标的显著性(识别性)不同,可将商标区分为强商标(strong mark)和弱商标(weak mark),该理论源自美国商标法。在美国,只有强商标才能获得联邦注册,即只有商标本身具有显著性或者商标所有人证明其商标已取得第二含义(secondary meaning)该商标才可能获得在主注册簿上的注册。强商标包括三种类型商标,即臆造性商标、任意性商标和暗示性商标。以任意性商标为例,是指构成商标的文字或者文字组合在词典上有固定含义,但与其指定的商品或者服务无关。如“苹果”商标,不能指定用于水果类商品上,更不能在水果类商品上获得注册,但在“服装”“手机”等类商品上,可以使用并获得注册保护。弱商标的常见形态有叙述性商标、地名商标和姓氏商标。所谓叙述性商标是指仅仅叙述了其使用商品的功能、质量、成份等特点的商标,是显著性最弱的商标。所谓地名商标,是指描述了商品产地或者提供服务场所的商标。所谓姓氏商标,是以普通姓氏作为商标。对于此类商标,美国专利局不予核准注册,除非申请人能够证明该商标已经通过使用取得第二层含义,其理由在于可能有众多人同时使用相同的姓氏,允许一个人对姓氏享有商标权,会对其他人带来不公平的后果。
《中华人民共和国商标法》第十一条也对商标缺乏显著性的情形进行了列举,规定了几种不得作为商标注册的标志。一是“仅有本商品的通用名称、图形、型号的”。此类所谓商品“通用名称”,即某类产品或者服务的名称,包括行业标准内的规范名称和商业实践中约定俗成的别称、简称、俗称、雅称等,一般属于同业竞争者共有。通用名称仅能标示商品或者服务的种类,而无法起到商标指示商品或者服务来源地的功能。如2001年深圳朗科公司成功注册“优盘”商标,但在2010年4月6日,商标评审委员会作出裁定,认定“优盘”商标为商品通用名称,将该商标予以撤销注册。二是“仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”。此类被称为描述性标识,指对商品或服务的质量、原料、功能、用途、重量、数量等特点进行直接描述。由于描述性标识与其所代表的商品或服务之间联系过于紧密,在最初使用时无法起到识别商品或服务来源的作用,因此不宜注册为商标。如“汽车诊断师大赛”商标2014年9月28日提出注册申请,指定使用在第41类培训等服务上,后被商标局驳回注册申请,理由是单从“汽车诊断师大赛”这几个组合词来看,普通人轻易会联想到“汽车检测”“汽车维修”之类的服务,直接表示了服务的内容和特点。三是“其他缺乏显著特征的”。此类商标包括过于简单的图形、数字、字母,以及装饰性图案、口号或广告语等等,其共同特征是无法让消费者在心理上意识到是商标。由于商标的本质在于防止消费者产生混淆并标明商品来源,因此当一个商业标识让消费者不能意识到是商标时,自然不符合商标注册的显著性条件。如腾讯公司2014年5月4日起出注册申请“男人咳嗽声”(声音商标),指定使用在第42类云计算服务上,先后被商标局、商评委驳回,其理由是该商标为男人的咳嗽声“咳咳”,用在指定服务项目上缺乏显著性,不具备商标的可识别作用。
本案中的“牧羊人”商标,在现代汉语词典中的释义为“被雇照管、饲养和看守羊的人,尤指在放牧羊群时。”是我国汉语中已有的一个常用词汇,属具有公共资源性质的文字,并非牧羊人公司独创臆造。“牧羊人”商标核定使用商品/服务项目为第43类,即住所(旅馆、供膳寄宿处)、咖啡馆、饭店、酒吧、茶馆,其所涉的商品/服务项目较广,商标识别性较弱、显著性不强。在“牧羊人”商标显著性不强的情况下,牧羊人公司使用该商标必须持续一定时间、达到一定程度,才能建立“牧羊人”商标与牧羊人公司之间的稳定联系。但结合诉称商标在特定地区的使用时间、使用范围、相关公众的通常认知、该商标在全国范围内的知晓程度等,在案证据不足以证明相关公众已经在“牧羊人”商标与牧羊人公司之间建立稳定联系。可见,对于本案所涉“牧羊人”这一弱显著性商标,应综合是否进行单独突出使用、是否存在攀附故意、是否容易导致混淆、被告的主观意图等因素进行判断,以确定其合理的保护范围,而不能以“登记注册”为由一概否认其他主体的正当使用行为。
二、弱显著性商标保护范围的司法认定
商标在取得注册后,一方面会享有注册商标专用权,即注册人享有依法将该商标在指定商品/服务上使用,不受法律或他人干涉的权利;另一方面,注册人享有禁用权,可以依法禁止其他主体对其取得注册的商标,未经其许可进行非法使用。
诚然,依法注册的商标受到法律保护,但应当以“容易导致消费者发生混淆误认”作为其权利的保护边界。从司法实践来看,商标的显著性与商标识别功能呈正相关,显著性越强的商标,其识别商品或服务来源的作用就高,相关公众对来源混淆的可能性就大,商标专用权的保护范围相对较大;相反,显著性相对较弱的商标,其识别商品或服务来源的作用较低,相关公众由此产生混淆的可能性就小,商标专用权的保护范围相对较小。由于弱显著性商标存在一定描述性或者暗示性,其禁用权的范围应当受到适当限制,以防商标权人滥用权利,侵害其他主体对具有公共资源性质的文字的正当使用,从而平衡商标所有人利益即私权保护与公共利益的平衡问题。笔者认为,可以从以下几个方面综合考量弱显著性商标的司法保护范围:
(一)考量商标的显著性程度
在商标申请阶段,只要不违反商标法第十一条等相关规定,商标具有基本的识别性、显著性,而并不要求有高度的显著性,就可能获得核准,因此存在大量固有词汇的弱显著性商标获得核准。申请人选择弱显著性词汇作为商标申请,往往是因为此类商标在传播性上较之于臆造词更为容易,但这也意味着公众对于这些词汇的初始认知并不是基于商标权人的使用和推广。除非商标权人通过长期的使用和推广,使商标获得较高辨识度,否则弱显著性商标应当坚持严格限定保护范围的原则。需要注意的是,实践中有的弱显著性商标为了获得注册,往往对字体进行特殊设计或采用图文组合的方式,因此在侵权比对时不能按常规商标侵权比对方式,如对于普通纯文字商标主要比对文字、读音、含义等要素。对于弱显著性商标,则应重点考虑涉案商标的字体设计等显著性部分,如果仅使用相关弱显著性商标的文字、字母等,但未照搬商标的显著性因素,不宜认定为侵权。如“MK”商标案中,先商标“mk”是两个小写字母的简单组合,因有显著性较低,且没有证据证明该商标经商标权人使用获得显著性和知名度。在后使用人迈可寇斯(瑞士)国际股份有限公司使用的标识“MK”字体设计与在先商标不同,并且二者商品价格差距较大,消费群体有明显区分,相关公众不会对在先商标与在后使用的商标产生混淆或误认,法院最终认定不构成侵权。
(二)考量商业惯例或相关公众使用现状
这一考量是基于商标侵权在本质上要求“商标性使用”“混淆可能性”等因素。对于弱显著性商标而言,如果本身没有较高知名度,但存在大量市场主体使用的情况,可以推定这些市场主体并非出于攀附商标权人的商誉,其使用只是基于商业习惯的描述性使用,并非有于识别商品或服务的来源。如“陈麻花”商标无效行政案中,生效判决认为,通过在案证据可以证明,相关公众已将“陈麻花”与重庆磁器口联系起来,并有相关一部分公众将其认读为一种重庆小吃,且在2001年以后,直至诉争商标申请时,在重庆磁器口有多家麻花经营者在生产经营的麻花商品上突出使用“陈麻花”标志,而且当地从事麻花经营的多个生产主体以及有关监管部门,已将陈麻花指称为一种产品。因此,“陈麻花”构成商标法第十一条第一款第三项规定的其他缺乏显著特征的标志,不得作为商标注册。
(三)考量使用商标主体的主观意图
当注册商标含有描述性的要素时,其他生产者或提供服务者出于说明或客观描述商品或服务特点的目的,以善意方式在合理范围内予以标注,只要这种标注没有超出正当、合理使用的范畴,不会导致相关公众混淆商品来源,就可认定构成正当使用。如备受关注的四川高院二审“青花椒”商标侵权案,认为“青花椒”是川菜的一种常见调料,被告对特色菜品调料的描述,应认定为描述性使用,最终认定被告温江五阿婆青花椒火锅店对“青花椒”字样的使用系正当使用,驳回商标权人的诉讼请求。又如OPPO公司诉杭州欧之歌贸易公司侵害商标权案中,被诉侵权商品在淘宝网上的宝贝标题为“原装正品影巨人耳机知用OPPO手机……”,生效判决认为,欧之歌公司明确标注其所享有的商标“影巨人”在先,并且在OPPO手机型号前加注“适用”二字,属于对商品功能和用途的描述性使用,不具有主观恶意,不构成商标侵权。
(四)考量相关公众混淆的可能性
考虑到弱显著性商标一般源于已有常用词汇,大部分公众一般不会将该词汇与商标权人、特定的商品或服务进行关联,所以这种混淆的可能性应基于现实的具体情况来分析判断。当出现商标被商业使用情形时,应重点考量在商标影响的地域范围内是否会对消费者产生误导和混淆。如武夷山“玖龍窠”商标侵权案中,林某系“玖龍窠”注册商标所有权人,林某发现善颖公司未经许可,擅自生产并通过电子商务网站销售与其“玖龍窠”注册商标相同的“九龍窠”茶叶。法院生效判决认为,“玖龍窠”系武夷山一处山场名称,属地名商标,显著性较弱,但该商标在权利人的运营下已在“茶叶代用品、茶饮料”类被认定为福建省著名商标,善颖公司作为武夷山当地茶企,在同一地域范围内,对此应当知情,却在被控侵权商品包装上突出使用“九龍窠”标识,主观上并非善意,会让普通茶叶消费者产生混淆,应承担商标侵权责任。
案涉“牧羊人”商标属弱显著性商标,商标文字本身也未进行专门设计而具有辨识上的显著性,且尚未通过权利人的使用和推广获得较高辨识度、显著性、知名度,故应当严格限定其保护范围。从行为人主观意图方面看,被告牧烊人餐厅里的桌号、美团大众点评等均使用与其商号相同的“牧烊人”字样,因广告制作失误导致其在门店招牌上使用“牧羊人”这一常用词汇作为标识,且现已更改为“牧烊人”,不宜认定其具有攀附牧羊人公司案涉商标的主观意图。从公众混淆可能性分析,牧羊人公司门店在黑龙江省哈尔滨市,而被告牧烊人餐厅在福建省邵武市,二者相距近3000公里,客户群体重合可能性极小,虽然牧烊人餐厅也有经营烤羊肉,与案涉商标核定使用范围有重合之处,但在案证据并不能证明“牧羊人”商标在全国范围内具有较高知名度,相关公众一般不会混淆或误认为牧烊人餐厅与牧羊人公司存在关联性。综上,不宜认定牧烊人餐厅侵害了牧羊人公司“牧羊人”商标专用权。
作者:余崇斌
福建省武夷山市人民法院,联系电话18960636182